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Resolução nº 166/2016 do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI - Dispõe sobre o ato de apostilamento no registro de marca no Brasil

Entrou em vigor neste mês de junho a Resolução nº 166/2016 (“RN 166/2016”) que altera o disposto na Resolução nº 161/2016 (“RN 161/2016”) com o objetivo de esclarecer o alcance das limitações para o apostilamento dos registros das marcas concedidas pelo INPI.

A RN 161/2016 gerou muitas dúvidas em relação à redação dos certificados de registros, pois previa que a delimitação da proteção conferida pelo registro da marca ficava condicionada a não impedir que terceiros utilizassem expressões ou termos considerados como de uso comum em seu real significado ou os empregassem na composição de outras marcas.

Neste contexto, para os titulares dos registros de marcas, com o apostilamento da RN 161/2016, ficava a impressão de que a proteção conferida ao registro não impediria que terceiros utilizassem arbitrariamente tais termos ou expressões, ainda que constantes de um registro de marca já concedido pelo INPI.

Assim, a RN 166/2016 excluiu a parte do texto que previa que a proteção conferida pelo registro da marca “não impedirá que terceiros utilizem em seu real significado, ou empreguem na composição de outras marcas que desta se distingam em seu conjunto, os seguintes elementos, eventualmente constantes do sinal marcário”.

Conforme a redação da RN 166/2016, o apostilamento constará dos Certificados de Registros de Marcas expedidos a partir de 23 de fevereiro de 2016, de forma padronizada, nos seguintes termos: “A proteção conferida pelo presente registro de marca tem como limite o disposto no artigo 124, incisos II, VI, VIII, XVIII e XXI, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996”. Assim, constará de cada Certificado a limitação da proteção das marcas para os seguintes termos de uso comum:

“II – letra, algarismos e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

VI – designação e sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;

VIII – cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;

XVIII – termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir; e

XXI – a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico”.

Dessa forma, a nova redação da apostila visou eliminar as dúvidas ao definir que a proteção tem como limite os termos e expressões de uso comum previstos no artigo 124, nos incisos acima mencionados.

Entretanto, apesar da nova Resolução dirimir as dúvidas em relação aos direitos conferidos aos titulares das marcas, a apostila constará dos certificados de registro de forma genérica, sem a análise de caso a caso por parte do INPI, o que deverá gerar diferentes interpretações e insegurança jurídica.

O Departamento de Propriedade Intelectual de “Felsberg Advogados” permanece à disposição para esclarecimentos julgados necessários. Em caso de dúvidas, favor contatar Andrea de Barros Filomeno Faria (andreafaria@felsberg.com.br) ou Tatiana Mazzoni de Faria (tatianafaria@felsberg.com.br).

DEPARTAMENTO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

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 A presente publicação possui caráter exclusivamente informativo, não contém qualquer opinião, recomendação ou aconselhamento legal do Felsberg Advogados a respeito dos temas aqui abordados.

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