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Resolução nº 107/13 do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI – Estabelece novas formas de aplicação do artigo 125, da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), para reconhecimento do status de uma marca de alto renome no Brasil

Em 10 de março de 2014 entrou em vigor a Resolução nº 107 do INPI (“RN 107”), que dispõe sobre novos procedimentos para declaração do reconhecimento de alto renome de uma marca, estabelecendo formas de aplicação do disposto no artigo 125, da Lei 9.279/1996 (“Art. 125 – À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade”).

Antes mesmo de abordar as inovações trazidas pela RN 107, é importante lembrar que as marcas de alto renome são aquelas que atingiram um amplo reconhecimento perante o mercado em geral, não somente com relação a determinado produto e/ou segmento mercadológico. São exemplos de marcas de alto renome reconhecidas pelo INPI: “PIRELLI”, “3M”, “HOLLYWOOD”, “KIBON”, “NATURA”, “MOÇA”, “BOM BRIL”, “NIKE”, “LAND ROVER”, “O BOTICÁRIO”, “CHANEL”, “SADIA”, entre outras. Atualmente, no Brasil, mais de 150 (cento e cinquenta) marcas são reconhecidas como de alto renome.

Antes da vigência da RN 107 o titular da marca deveria aguardar que algum terceiro depositasse uma marca idêntica ou similar para, por via incidental, requerer a declaração de reconhecimento de alto renome. Além disso, havia discussão acerca da competência para o reconhecimento do alto renome de uma marca, abrindo-se questionamentos sobre competência do Poder Judiciário para o reconhecimento do alto renome.

A RN 107, visando aprimorar o modelo de reconhecimento do alto renome de uma marca, e garantir ao titular da marca ou ao depositante o direito de zelar pela sua integridade ou reputação, bem como assegurar a proteção especial da marca reconhecida como de alto renome em todos os ramos de atividade, estabeleceu novos critérios tanto para solicitação quanto para reconhecimento do status de alto renome de uma marca.

Atualmente, com a vigência da RN 107, o próprio titular da marca, independente de provocação de terceiros, poderá requerer ao INPI o reconhecimento do alto renome, desde que o pedido esteja vinculado a três quesitos fundamentais:

i) reconhecimento perante o público em geral, comprovado por meio de pesquisas de mercado, apresentação de planos de mídia, matérias e artigos em mídias diversas;

ii) qualidade, reputação e prestígio que o público associa à marca e aos produtos ou serviços por ela assinalados, comprovados por meio de pesquisa de imagem da marca, com abrangência nacional, bem como de outros documento que o titular considere apto a demonstrar tal imagem no país;

iii) grau de distintividade e exclusividade do sinal marcário em questão.

O requerimento do reconhecimento do alto renome será analisado por uma Comissão Especial, criada pelo próprio Presidente do INPI. Tal comissão, ao analisar o pedido, poderá formular exigências e/ou requerer informações adicionais, que deverão ser respondidos no prazo de 60 (sessenta) dias.

Uma vez reconhecido o alto renome da marca, o INPI anotará tal condição no registro marcário, que perdurará por 10 (dez) anos. Findo o prazo de 10 (dez) anos, o titular terá que encaminhar um novo pedido ao INPI, nos moldes da RN 107.

Por fim, com as inovações trazidas pela RN 107, o titular que pretender o reconhecimento de alto renome de sua marca terá que arcar com valores entre R$ 37.500,00 a R$ 41.330,00, referente às taxas administrativas estipuladas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior MDIC, por meio da Portaria nº 27.

O Departamento de Propriedade Intelectual de “Felsberg Advogados” permanece à disposição para esclarecimentos adicionais julgados necessários.

Atenciosamente,

 

DEPARTAMENTO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

FELSBERG ADVOGADOS

 

A presente publicação possui caráter exclusivamente informativo, não contém qualquer opinião, recomendação ou aconselhamento legal do Felsberg Advogados a respeito dos temas aqui abordados.

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